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ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG

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IM FOKUS

Die Abmahnung wegen Markenverletzung. Mit einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung wird geltend gemacht, dass der Abgemahnte ein Zeichen verwendet, das die Rechte an einer älteren Marke verletzt. Eine solche Abmahnung kommt in der Praxis relativ häufig vor. Das liegt unter anderem daran, dass sich auch die „Gelegenheitstäter“ unter den Anwaltskollegen deutlich eher eine Abmahnung wegen Markenverletzung zutrauen als etwa eine Abmahnung wegen Patentverletzung. Aus Sicht des Spezialisten für Markenrecht ist so manche Abmahnung wegen Markenverletzung am Ende unbegründet. Der nachfolgende Beitrag fasst zusammen, was zu beachten ist.

Der Verfasser ist als Patentanwalt, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und European Trademark Attorney auf Markenstreitigkeiten spezialisiert und regelmäßig mit dem Thema „Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung“  befasst. Der nachfolgende Erfahrungsbericht profitiert hiervon.

ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG: ERSTE HILFE

Natürlich ist eine Abmahnung wegen Markenverletzung oft erst einmal ein Schock: Die Abmahnung wegen Markenverletzung geht meist mit der Forderung einher, dass deutlich über 1.000 EUR Anwaltskosten für die Abmahnung zu erstatten sind. Hinzu kommt der meist zunächst noch nicht bezifferte Schadensersatz für die unberechtigte Nutzung der geschützten Marke.

Lassen Sie sich trotzdem von einewr Abmahnung wegen Markenverletzung nicht ins „Bockshorn“ jagen. Das gilt auch für eventuelle Drohungen mit strafrechtlichen Konsequenzen, siehe unten. Bitte bedenken Sie zudem, dass der Abmahner Ihre Anwaltskosten vollständig zu erstatten hat, wenn die Abmahnung unberechtigt ist.

Wer mit einer Abmahnung wegen Markenverletzung konfrontiert ist, sollte Schritt für Schritt die nachfolgenden Fragen prüfen.

  • Bin ich der richtige Adressat?
  • Liegt eine Markenverletzung vor?
  • Ist die Marke rechtsbeständig?
  • Können die Markenrechte überhaupt geltend gemacht werden?
  • Bestehen ältere eigene Rechte, mit denen sich die Abmahnung abwehren lässt?

ZWECK EINER ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG

Eine Abmahnung wegen Markenverletzung gibt dem Abgemahnten, der gegen das Recht an der geschützten älteren Marke verstößt, Gelegenheit einzulenken.

Die Abmahnung stellt zugleich sicher, dass der Abgemahnte nicht zu Beginn des Gerichtsverfahrens einwenden kann, er sei mit der Klage oder der einstweiligen Verfügung überrascht worden und unterwerfe sich daher jetzt - unter Abwälzung aller bisherigen Kosten - auf den "unnötig zu Gericht gegangenen" Markeninhaber.  

Gibt derjenige, der wegen Markenverletzung abgemahnt worden ist, nicht nach, dann wird der Markeninhaber meist den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Gericht beantragen.  

DER RICHTIGE ADRESSAT

Zunächst ist stets zu prüfen, ob der Abmahner für seine Abmahnung wegen der angeblichen Markenverletzung den richtigen Adressaten gewählt hat, also denjenigen, der rechtlich tatsächlich für die Markenverletzung verantwortlich ist.

An dieser Stelle geht im Internetzeitalter deutlich weniger „schief“ als früher. Dennoch wird an dieser Stelle in jüngster Zeit gerne übersehen, dass sich die höchstrichterliche Rechtsprechung geändert hat:

Der Geschäftsführer einer von ihm vertretenen Gesellschaft haftet seit einigen Jahren nicht mehr automatisch schon deswegen, weil er Kenntnis von der Markenverletzung hatte. Das bedeutet, dass er für alle Handlungen bis zum Erhalt der Abmahnung wegen Markenverletzung heute nur dann persönlich haftet, wenn er an der bisherigen Markenrechtsverletzung entweder durch positives Tun beteiligt war oder wenn er diese aufgrund einer sogenannten „Garantenstellung“ hätte verhindern müssen.

Diese juristische „Spitzfindigkeit“ hat bislang noch nicht jeder verinnerlicht, der sich gelegentlich im für jeden Anwalt attraktiven Markenrecht betätigt.

DIE MARKENVERLETZUNG

Verletzung nur bei markenmäßiger Benutzung

Eine zur Abmahnung berechtigende Markenverletzung setzt zwingend voraus, dass das fragliche Zeichen bzw. die Bezeichnung auch wirklich „markenmäßig“, d. h. als Herkunftshinweis, benutzt wird und nicht nur zur Beschreibung einer Eigenschaft der angebotenen Ware oder Dienstleistung. In der Praxis fehlt es hieran immer wieder. Es ist oft nicht einfach, die fein verästelte Rechtsprechung zu diesem Thema genau genug im Blick zu behalten.

PRAXISBEISPIEL:

Ein schönes Beispiel  ist die Marke „Siu Lam Wing Chun“, DE 302015207766. Diese Marke war zunächst für die „Ausbildung im Bereich der Kampfkunst“ geschützt worden. Eine konkurrierende Kampfsportschule „Siu Lam Wing Chun“ war dann wegen angeblicher Markenverletzung verklagt worden. Recherchen des Verfassers dieses Artikels brachten die nötigen Beweise dafür an das Tageslicht, dass „Siu Lam Wing Chun“ die Bezeichnung einer Stilrichtung des Kampfsports Wing Chun ist, die seit einigen Jahren wieder im Trend liegt. Daher hat des Gericht entschieden, dass keine markenmäßige Benutzung und daher keine Markenverletzung vorliegt.

Verletzung nur bei Verwechslungsgefahr

Auch wenn das angegriffene Zeichen markenmäßig benutzt wird, liegt eine berechtigte Abmahnung wegen Markenverletzung nur dann vor, wenn eine sogenannte Verwechslungsgefahr zwischen der geschützten Marke und dem angegriffenen Zeichen besteht.

Hierzu bedarf es der Doppelidentität oder zumindest der Doppelähnlichkeit. Das bedeutet, dass nicht nur die geschützte Marke und das abgemahnte Zeichen zumindest ähnlich sein müssen. Zusätzlich müssen auch die Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird, zumindest ähnlich sein.

Hierzu gibt es umfangreiche Rechtsprechung, die man kennen muss.

PRAXISBEISPIEL: Ein willkürlich konzipiertes Lehrbeispiel hierfür ist der Fall Limit gegen Lillit. Liegt der fiktive Fall so, dass „Limit“ als Marke für Alkopops geschützt ist, dann wird man einen Konkurrenten, der das Zeichen „Lillit“ für seine Orangenlimonade verwendet, abmahnen können, da Verwechslungsgefahr besteht. Im bei geschickter Argumentation u. U. noch als Markenverletzung anzusehenden Grenzbereich liegt der Fall, wenn „Lillit“ für einen Energy-Drink verwendet wird. Keine hinreichende Verwechslungsgefahr liegt dagegen vor, wenn „Lillit“ nur für ein Milchmischgetränk verwendet wird.

Eine Markenrecherche kann bei der Abwehr einer Abmahnung helfen

Die Tatsache, dass eine Markenrecherche im Vorfeld sinnvoll ist um zu schauen, ob die geplante Marke gegen bereits für Dritte geschützte älteren Markenrechte verstößt und daher nicht benutzt werden kann, ist vielen bekannt. Dass eine Markenrecherche u. U. auch dann helfen kann, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und eine Abmahnung wegen Markenverletzung vorliegt, überascht den einen oder anderen nach wie vor.

Fakt ist, dass im Markenrecht nach wie vor der Grundsatz gilt, dass immer dann, wenn für einen Produktbereich bereits viele sehr ähnlich klingende Marken in Benutzung sind, davon ausgegangen werden kann, dass der Verbraucher genauer hinsieht und daher auch in Bezug auf eigentlich recht ähnliche Marken (noch) keiner Verwechslungsgefahr unterliegt.

 

VERFREMDETES PRAXISBEISPIEL:

Die Marke "Appetix" sei für Chips eingetragen.  Der Inhaber der älteren und für Salzgebäck eingetragenen Marke "Appetinis" macht eine Markenverletzung geltend.

Von einer Markenrecherche ausgehend lässt sich allerdings nachweisen, dass für diese Warengattung bereits seit langem eine ganze Reihe sehr ähnlich klingender Wortmarken in Gebrauch sind, darunter Marken wie Appetise, Apetitos, Appetiri. Angesichts dessen lässt sich gut vertreten, dass zwischen Appetix und Appetinis für Chips keine Verwechslungsgefahr besteht. Das entscheidende Argument lautet, dass es die Verbraucher bzw. "maßgeblichen Verkehrskreise" auf Grund der Tatsache, dass auf dem maßgeblichen Warengebiet viele sehr ähnliche Marken in Gebrauch sind, gewohnt sind genauer hintzusehen bzw. hinzuhören.

Keine Verletzung, wenn die Marken nicht rechtsbeständig ist

Eine Markenverletzung liegt im Übrigen erst dann vor, wenn die Marke, die die Grundlage der Abmahnung wegen Markenverletzung bildet, tatsächlich rechtsbeständig ist anstatt löschungsreif.

Auch hieran fehlt es nicht selten.

Das Problem ist, dass das Geschäft mit Markeneintragungen inzwischen auch bei den Patentämtern längst ein Massengeschäft ist. Kein Amt hat daher die Muße, zeitaufwendig zu recherchieren, ob die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, wirklich nicht beschreibend und daher vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

Meist führen die Ämter nur eine „Google-Kurzrecherche“ aus. Dabei werden wenn, dann jene Fälle aufgedeckt, in denen der fragliche Begriff schon voll im Trend ist und daher auf breiter Front von diversen anderen benutzt wird. So manch anderer Fall, in dem der Begriff, für den die Markenanmeldung künftigen Schutz beansprucht, erst im Begriff ist einen Trend zu bilden und daher eigentlich nicht mehr zu Gunsten eines einzelnen Markenanmelders monopolisierbar ist, bleibt bei der vom Amt vor der Eintragung der Marke durchgeführten Recherche unentdeckt.

Praxisbeispiel:

Als "Black Friday" wird in den USA seit vielen Jahren jener einkaufsstarke Freitag bezeichnet, der der erste Freitag nach Thanksgiving ist und an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt.

Wir scheiben in diesem Fall das Jahr 2013. Es gabe bereits das eine oder andere "Black-Friday-Event" in Deutschland, der "Black Friday" stand kurz davor auch in Deutschland zum echten "Hype" zu werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es einem angeblich mit Österreich in Verbindung stehenden fernöstlichen Unternehmen gelungen die Marke "Black Friday" mit einem extrem breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eintragen zu lassen.

Auf dem Höhepunkt des "Black-Friday-Hype" wurde dann auf breiter Front abgemahnt und es wurden Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Hier spricht vieles dafür, dass die Marke "Black Friday" niemals hätte eingetragen werden dürfen, da schon am Tag ihrer Anmeldung absehbar war, das die Marke demnächst auch in Deutschland  beschreibend benutzt werden wird und daher § 8 MarkenG einer Monopolisierung entgegensteht.

An dieser Stelle ist allerdings eine missliche Besonderheit im Zusammenhang mit deutschen Marken nicht zu übersehen.

Darüber, ob eine deutsche Marke rein beschreibend und daher gem. §8 MarkenG nicht rechtsbeständig ist, darf in erster Instanz nur das DPMA entscheiden. Das mit der Markenverletzungsklage befasste Gericht darf diese Frage nicht selbst entscheiden.

Das führt dazu, dass das Gericht die Markenverletzungsklage nicht einfach mit der Begründung abweisen darf, die angeblich verletzte Marke sei nicht rechtsbeständig. Wenn ein Gericht den Eindruck hat, die Klagemarke sei voraussichtlich nicht rechtsbeständig, dann beibt dem gericht lediglich die Möglichkeit die Markenverletzungsklage solnge auszusetzen, d. h. "auf Eis zu legen", bis das DPMA über die Rechtsbeständigkeit der Marke enzschieden hat. Das führt nicht selten zu einer für den Beklagten belastenden Ungewissheit, die einige Zeit anhält bis endlich das DPMA entschieden hat.

Keine Markenverletzung wenn ältere Gegenrechte bestehen

Ein Klassiker, der auftritt, wenn ein „Gelegenheitstäter“ eine Abmahnung wegen Markenverletzung ausspricht, ist der des älteren Rechts.

Es wird immer wieder übersehen, dass auf der Grundlage des § 5 MarkenG durch bloße Benutzung eines Zeichens Markenrechte entstanden sein können, die schon länger existieren als die Marke, wegen deren angeblicher Verletzung  eine Abmahnung ausgesprochen wird. Das führt dann dazu, dass der Abmahner direkt ins offene Messer läuft. Diese Konstellation betrifft insbesondere die sogenannten Geschäftsbezeichnungen, die sogar schon durch die gewerbliche Benutzung einer Internetadresse entstanden sein können.

Verfremdetes Praxisbeispiel

Ein in Berlin bekannter, seit den 1992er Jahren in der Moabiter Strasse 111 ansässiges Friseurunternehmen lässt sich im Jahr 2015 für Friseurdienstleistungen die Marke „HAARwerk 111“ eintragen. Nachdem die Marke vom DPMA eingetragen worden ist und damit bundesweiten Schutz genießt, versucht das Unternehmen, die Marke zu kommerzialisieren. Zu diesem Zweck wird ein in München ansässiger Friseur, dessen Ladengeschäft in der Oberammergauerstr. 11 als „Salon Rosi“ firmiert, wegen Markenverletzung abgemahnt. Der Anlass hierfür ist, dass der Salon Rosi seit dem Jahr 2011 seinen Heimservice auf Facebook unter der Bezeichnung „HAARwerk 11“ anbietet, um dadurch neben seiner älteren Stammkundschaft auch „Juppies“ anzusprechen.

Die Abmahnung ist unbegründet. Der bayerische Friseur hat die Geschäftsbezeichnung „HAARwerk 11“  seit 2011 verwendet. Er genießt seither hierfür seit 2011 den Schutz des § 5 MarkenG, denn es handelt sich um eine  „geschützte Geschäftsbezeichnung“. Dieser Schutz ist älter (und damit besser) als das erst 2015 entstandene Markenrecht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Berliner Salon seinerseits die älteren, bis 1992 zurückreichenden Rechte an der Geschäftsbezeichnung „HAARWERK 111“ besitzt. Denn die noch älteren Rechte an einer Geschäftsbezeichnung reichen nicht über das Einzugsgebiet des jeweiligen Geschäfts hinaus.

Keine Markenverletzung wenn die Markenrechte erschöpft sind

Ein weiterer Einwand, der im Falle einer Abmahnung wegen Markenverletzung zu prüfen ist, ist der der sogenannten Erschöpfung. Hierbei handelt es sich um diejenigen Fälle, in denen die betreffende Ware vom oder mit Einwilligung des Markeninhabers in Verkehr gebracht wurde.

Da der freie Warenverkehr nicht behindert werden darf, kann der Markeninhaber in Bezug auf die bereits unter seiner Kontrolle in Verkehr gebrachten Produkte im allgemeinen keine markenrechtlichen Ansprüche mehr geltend machen. Unbedingt zu beachten ist allerdings, dass in Bezug auf die EU das Prinzip der regionalen Erschöpfung gilt, da das Prinzip der Erschöpfung  kein globales Prinzip ist, sondern Ausfluss der von gemäß Art. 34 AEUV bzw. Art. 8ff EWR-Abkommen verbürgten Warenverkehrsfreiheit.

Vom Grundsatz der Erschöpfung gibt es allerdings entscheidende Ausnahmen. So kann sich z. B. derjenige nicht auf die Erschöpfung berufen, der das mit der Marke des Herstellers versehene und vom Hersteller oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebrachte Produkt in qualitäts- oder sicherheitsrelevanter Art und Weise verändert. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Tuning- und Autoverwerterbranche.

Verfremdetes Praxisbeispiel:

Bei dem Autoverwerter EastCars werden kurz nacheinander zwei BMW Z1 mit wirtschaftlichem Totalschaden zur Verwertung angeliefert, ein Auffahrunfall und ein Seitenschaden. Der Geschäftsführer erkennt sofort, dass sich aus den Wracks sehr gut ein intakter BMW Z1 herstellen lässt. Zu diesem Zweck wird der „Seitenschaden“ als Organspender für den Auffahrunfall verwendet. Der so wieder fahrtüchtig gemachte BMW Z1 wird unter der Bezeichnung „BMW Z1  –  Unfall, Neuaufbau“ auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Hier war die Abmahnung wegen Markenverletzung berechtigt.

Für viele schwerer einzusehen, ist der entsprechend gelagerte Fall aus der Tuning-Szene. Manni M. lässt seinen VW Scirocco tunen:  Extrem verbreiterte Radhäuser, eine grundlegend geänderte Frontpartie („extrem böser Blick“) und eine Leistungssteigerung auf 325 PS mithilfe eines geänderten Turboladers, alles vom TÜV in die Papiere eingetragen. Das VW-Emblem wird nach den Umbauten wieder angebracht. Nach zwei Jahren verkauft er das Fahrzeug an einen Händler. Dieser bietet es auf einer Internetplattform bebildert als „VW Scirocco extrem 325 PS“ an. Auch hier wäre eine Abmahnung des Händlers wegen Markenverletzung gerechtfertigt, wenn der OEM  die  sicherheits- und lebensdauerrelevanten Eingriffe in die Fahrzeugsubstanz nicht tolerieren möchte. Aus rein markenrechtlicher Sicht kann das Fahrzeug aber nach Demontage der VW-Embleme vertrieben werden. Dabei können allerdings nach wie vor noch geschmacksmusterrechtliche Probleme auftreten.


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