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ABMAHNUNG BLACK FRIDAY

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IM FOKUS

Der Abmahnung wegen der "Weltuntergangsparty" folgt die Abmahnung "Black Friday". Markenverletzung oder eher ein börslicher Black Friday für das Markenrecht? Wer eine Abmahnung wegen "Black Friday" oder eine einstweilige Verfügung erhalten hat, der sollte genau prüfen, ob es wirklich sinnvoll ist, unbesehen nachzugeben. Nachfolgend ein Problemaufriss und einige Denkanstöße zum Thema "Abmahnung Black Friday":

HINTERGRUND | BLACK FRIDAY

Was ist der Hintergrund für die Abmahnung "Black Friday"?

Der Freitag nach Thanksgiving wird in den USA von jeher "Black Friday" genannt. Traditionell beginnt an diesem Tag in den USA das Weihnachtsgeschäft. Daher ist der "Black Friday" in den USA seit langem ein Begriff, wie der hierzulande allseits bekannte "Winterschlussverkauf".

In den vergangenen Jahren hat auch der deutsche Handel zunehmend den "Black Friday" für sich entdeckt. Der Begriff hat daher inzwischen auch in Deutschland eine gewisse Bekanntheit erlangt.

Unbekannt war bisher, dass das DPMA bereits im Jahr 2013 unter der Nummer 302013057574 eine Wortmarke "Black Friday" zugunsten einer Firma Super Union Holdings Ltd. mit Sitz in Hong Kong eingetragen hat.  

Sieht man sich das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen an, für die die Marke Schutz beansprucht, staunt man nicht schlecht: Es sind in den Klassen 9, 35 und 41 "quer Beet" hunderte von Waren und Dienstleistungen beansprucht, deutlich mehr als bei durchschnitlichen Marken.

Dass der Begriff "Black Friday" irgendwie attraktiv ist, haben auch schon andere Anmelder entdeckt, in Bezug auf die allerdings leichter nachzuvollziehen ist, dass sie sich innerhalb der gegebenen Grenzen bewegen - etwa die Anmelderin der Wort/Bildmarke "Black Friday Sale Caution" oder die Anmelderin der Wortmarke "Black Friday, Blue Week" sowie die Anmelderin der vom DPMA wegen fehlender Unterscheidungskraft amtlich zurückgewiesen Wort/Bildmarke "Black Friday Fitness".

RECHTLICHE FRAGEN | BLACK FRIDAY

Grundsätzlich und auch im vorliegenden Fall gilt natürlich, dass eingetragene Marken respektiert werden müssen - auch wenn die Eintragungspraxis der Ämter im Handel gelegentlich auf Unverständnis stößt. Zudem lässt sich gerade im Markenrecht Streitigkeiten recht einfach aus dem Wege gehen, wenn man die Gefahr rechtzeitig erkennt.

Nicht unbedingt stichhaltig ist allerdings das beliebte Argument

"das Markenamt hat die Marke vor der Eintragung geprüft, daher ist sie offensichtlich rechtsbeständig".

Markenanmeldungen sind ein längst Massengeschäft. Die Markenämter prüfen zwar routiniert, können aber aus Kapazitätsgründen oft nicht alle eventuell denkbaren Eintragungshindernisse aufklären.

In den Fällen, in denen die Betroffenen erst durch die Abmahnung aus der Marke "Black Friday" auf das Problem aufmerksam werden, stellen sich nicht zuletzt folgende Fragen:

MARKENMÄSSIGE BENUTZUNG?

Hat der oder die Abgemahnte "Black Friday" wirklich markenmäßig benutzt? Nur dann liegt eine Markenverletzung vor.

Zwar sind die Grenzen des Tatbestands der sog. markenmäßigen Benutzung in den vergangenen Jahren von EuGH ausgedehnt und verwässert worden, dennoch stellt auch heute nicht jede schriftliche Wiedergabe eines Markenworts sofort die für den Vorwurf der Markenverletzung unentbehrliche markenmäßige Benutzung dar.

RECHTSMISSBRAUCH?

Ist die Anmeldung der Marke "Black Friday" eventuell bösgläubig erfolgt, als sogenannte Sperrmarke bzw. Hinterhaltsmarke?

Dann ist der Einwand des Rechtsmissbrauchs eröffnet. Das gilt auch gegenüber Lizenznehmern, die angeblich zur Durchsetzung der Markenrechte befugt sind.

Generell gilt: Ein nahezu beliebig weit gefasstes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, ohne irgendeinen erkennbaren Zusammenhang mit der bisherigen oder aktuellen Geschäftstätigkeit der betreffenden Markenanmelderin, kann nach der Rechtsprechung ein Indiz hierfür sein. Verstärkt wird dieses Indiz, wenn klar werden sollte, dass die jeweilige Markenanmelderin bisher auf deutschem Territorium oder gar in Europa noch gar keine Geschäfte gemacht hat. Gleiches gilt für einen eventuellen Versuch, Dritte dazu zu nötigen, eine Lizenz zu nehmen.

In diesem Zusammenhang ist auch der Streitwert der Abmahnung zu beachten.

Als allgemeiner Anhaltspunkt gilt, dass Markenabmahnungen gegen kleinere Online-Händler eher selten einen Streitwert von 100.000 EUR rechtfertigen. Die Betroffenen sollten also genauer hinsehen, welcher Streitwert bei ihnen in Ansatz gebracht worden ist. Sollte der Streitwert klar erkennbar überhöht sein, dann kann dies ein weiteres Indiz sein.  

Sinngemäß Gleiches gilt für die geforderten Vertragsstrafen.

Durchaus nicht uninteressant ist an dieser Stelle auch die Tatsache, dass die Firma Super Holdings am 12.10.2016 die parallele Marke "Super Friday" angemeldet hat, die beim DPMA unter dem Aktenzeichen 302016028963 geführt wird. Auch für diese Marke ist das bereits bekannte, sehr breite Waren- und Dienstleistungverzeichnis angemedet worden. 

IST DIE MARKE "BLACK FRIDAY" LÖSCHUNGSREIF?

Ist die Marke "Black Friday" eventuell löschungsreif? Nach § 50 MarkenG sind solche Marken zu löschen, die vom DPMA eingetragen worden sind, obwohl der betreffende Begriff eigentlich freihaltebedürftig gem. § 8 MarkenG gewesen wäre.

Hier ist, wie stets in solchen Fällen, sorgfältige Recherchearbeit zu leisten und versiert zu argumentieren. Es reicht nicht, dass dem Betrachter "Black Friday" heutzutage als Begriff für ein Sales-Event geläufig ist. Nachgewiesen werden muss, dass die Voraussetzungen des § 8 MarkenG bereits 2013 erfüllt waren.

Folglich steht der Einwand im Raum, dass "Black Friday" 2013 in Deutschland noch eher weniger gebräuchlich war.

Ob dieser Einwand funktioniert, sei dahingestellt. Dem Verfasser dieses Artikels liegt ein Ausdruck aus der deutschen Online-Enzyklopädie WIKIPEDIA des Jahres 2010 vor, die schon damals den Black Friday als "amerikanisches Sales Event" beschreibt. Darüber hinaus liegt dem Verfasser ein aus dem Jahr 2007 stammender Artikel aus einem Online-Magazin vor, der beschreibt, dass der Black Friday inzwischen auch in Deutschland im Kommen ist, und weitere Nachweise dafür, dass APPLE den Black Friday ab 2009 auch in Deutschland in erheblichem Umfang beworben hat. 

Etwas schwer wird sich die fernöstliche Markeninhaberin auch mit dem Argument tun, es sei zu berücksichtigen, dass erst ihre deutsch/österreichische Exklusivlizenznehmerin den "Black Friday" in Deutschland so richtig populär gemacht habe - denn die Exklusivlizenz wurde nach deren Bekunden erst im Oktober 2016 erteilt.

Bei alledem stellt sich ohnehin die Frage, inwieweit sich zumindest aufzeigen lässt, dass bereits 2013 absehbar war, dass der "Black Friday" auch in Deutschland kommen wird.

Im Übrigen ist bei den Überlegungen zur Rechtsbeständigkeit der Marke "Black Friday" auch zu berücksichtigen, dass bösgläubig angemeldete Sperrmarken löschungsreif sind.

FACEBOOK, TWITTER, eBAY, APPSTORE

Höchst brisant für die Abgemahnten wird die von dem Unternehmen aus Hong Kong geltend gemachte Verletzung der Marke "Black Friday" nicht zuletzt dadurch, dass eBay, TWITTER, FACEBOOK usw. auf ihnen mitgeteilte Markenverletzungen ohne Sachprüfung regieren - sich also z. B. nicht näher mit der Frage befassen, ob wirklich eine markenmäßige Benutzung vorliegt.

Wer etwa bei eBay einen gutgehenden Online-Shop führt, der ist gut beraten, wenn er seine Werbung mit dem SALE-Event am "Black Friday" spätestens dann erst einmal beendet, denn eBay mitteilt, ein wegen "Black Friday" beanstandetes Angebot gelöscht zu haben. Wer eine Warnung von eBay ignoriert, der riskiert, dass eBay seinen Account löscht. Hierdurch gehen die eingestellten Daten und die vorhandenen Shopbewertungen verloren.

Wegen der Einzelheiten sei auf meinen Beitrag zum veRi-Programm von eBay verwiesen.

 

EXKLUSIVLIZENZ FÜR DEUTSCHLAND BEREITS VERGEBEN

Die Marke "Black Friday" ist von der Markeninhaberin aus Hong Kong angeblich exklusiv an eine östereichische Gesellschaft lizensiert worden - die für eine gebührenpflichtige "Black Friday Sale"-Partnerschaft auf ihrem Onlineportal wirbt und explizit dazu ermächtigt wurde, Unterlizenzen zu vergeben. Die österreichische Gesellschaft wird laut des amtlichen Markenregisters in einer anderen Markensache gegenüber dem DPMA von der Berliner Kanzlei Hogertz LLP Rechtsanwälte vertreten. Auch die Markeninhaberin aus Hong Kong wird gegenüber dem DPMA von der Kanzlei Hogertz vertreten.

Das Online-Magazin PC-Welt berichtet, dass sich die österreichische Firma dahingehend einlässt, mit der Sache nichts zu tun zu haben, ihr geht es allein um rechtskonformes Verhalten.

WENN NACHGEBEN - DANN MIT BEDACHT

Einfach eine vom Markeninhaber vorgefertigte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen und eine Vertragsstrafe von 10.000 EUR für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu versprechen, ist in solchen Fällen dieser Art regelmäßig nicht empfehlenswert.

Wenn, dann sollte eine Unterlassungserklärung nach neuem Hamburger Brauch abgegeben werden. Zudem sollte man sich die Kündigung vorbehalten - für den Fall, dass rechtskräftig entschieden worden ist, dass die abgemahnte Handlung keine markenmäßige Benutzung darstellt. Schließlich sollte klargestellt werden, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung von alleine hinfällig wird, falls die Marke "Black Friday" rechtskräftig gelöscht worden ist.  Weitere Details hier.

INDIVIDUELLE SCHUTZSCHRIFT HINTERLEGEN

Wer bereits eine Abmahnung erhalten hat und nicht nachgeben will, der sollte unbedingt eine fundiert ausgearbeitete Schutzschrift hinterlegen.

Eine Schutzschrift wird u. a. im zentralen Schutzschriftenregister hinterlegt. Sie kann dort von dem Gericht abgerufen werden, bei dem später ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen der Verletzung der Marke "Black Friday" gestellt worden ist. Wichtig ist, dass jeder Betroffene eine Schutzschrift in eigenem Namen hinterlegen muss - nur eine Schutzschrift im Namen der "C. Huber GmbH & Co. KG" darf vom Gericht in einem Verfahren gegen diese C. Huber GmbG & Co. KG zur Akte genommen werden. 

In der Schutzschrift werden die Gründe und Glaubhaftmachungsmittel zusammengefasst, die gegen den Erlass der einstweiligen Verfügung sprechen. Das Gericht entscheidet dann eben nicht ganz allein auf der Grundlage dessen, was ihm die Markeninhaberin vorträgt.

Generell gilt, dass immer dann, wenn der Gegner ein EU-Ausländer ist, z. B. aus Hong Kong, das Gericht schon in der Schutzschrift unbedingt darum gebeten werden sollte, die Vollziehung der einstweiligen Verfügung im Zweifelsfall davon abhängig zu machen, dass zuvor eine Sicherheitsleistung bei einer deutschen Bank erbracht wird. Denn der spätere Versuch, den Kosten in 12.000 km Entfernung "hinterherzulaufen", wird sicherlich nicht nur juristisch "spannend" sein...

WENN ES SCHON BRENNT...

Nicht zuletzt derjenige, gegen den ein EU-Ausländer tatsächlich eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, wird prüfen müssen, ob er nicht Widerspruch einlegt oder sich gar verklagen lässt.

Denn hier stellt sich die Frage, ob ein dem § 110 ZPO unterfallender EU-Ausländer, der zunächst ohne Anhörung seines Gegners eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, nicht in dem Moment Prozesskostensicherheit zu leisten hat, in dem das Gericht eine mündliche Verhandlung zur Überprüfung der einstweiligen Verfügung anberaumt hat - denn dann bleibt genug Zeit hierfür.

Im Falle eines Vorgehens auf dem regulären Klageweg, nicht im Eilverfahren, hat eine Klägerin aus Hong Kong ohnehin Prozesskostensicherheit zu erbringen.

Ganz am Rande - ohne jeden Zusammenhang mit dem konkreten Fall - sei angemerkt, dass hier Fälle bekannt sind, in denen überseeische Kläger, die meinten, fragwürdigen Massenabmahnungen durch Klagen im entfernten Deutschland (vermeintlich ohne allzu großes eigenes Kostenrisiko) Nachdruck verleihen zu müssen, zum Nachdenken veranlasst werden konnten - weil sie plötzlich "massenhaft Prozesskostensicherheit" leisten mussten, als Vorbedingung für eine gerichtliche Entscheidung über die jeweilige Klage.

KOSTENERSTATTUNGSANSPRÜCHE DURCHSETZEN

Zum Abschluss denkt man als "cross border" tätiger Anwalt - wiederum losgelöst vom konkreten Fall - unwillkürlich an den Klassiker beim Eintreiben von Abmahnkosten gegenüber erfolglos abmahnden Patentinhabern aus Übersee:

Scheitert eine Klage oder Abmahnung eines Schutzrechtsinhabers aus Übersee, der sein Schutzrecht im bekanntermaßen Inland lizensiert hat, kann hier angesetzt werden. Es wird der Versuch unternommen, den Kostenerstattungsanspruch durchzusetzen, indem die Lizenzgebührenforderungen gepfändet werden, die inländische Lizenznehmer an den mit seiner Klage oder Abmahnung gescheiterten Schutzrechtsinhaber aus Übersee zu zahlen haben.

Interessant wird die Sache, wenn in solchen Fällen plötzlich geltend gemacht wird, die Lizenzgebühr sei bereits ein für alle Mal pauschal abgegolten worden, vgl. hierzu meinem Beitrag zum Schadensersatz bei Patentverletzung.

Um insoweit effektiv anzusetzen sind schon im Vorfeld einige Dinge zu beachten.

SAMMELKLAGEN

Die aus den USA bekannte Möglichkeit einer Sammelklage ist im deutschen Zivilprozessrecht bekanntlich nicht vorgesehen.

Dennoch lässt sich bei Massenabmahnungen eine "de facto" Sammelklage organisieren, wenn man entsprechende Erfahrung hat.

 

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